不侵權！涉外定牌加工商標侵權糾紛再起波瀾

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引子：

? 涉外定牌加工亦被稱為OEM（Original Equipment Manufacture），一般指的是境內企業依據境外主體（境外商標的權利人或使用權人）的委托在境內制造商品，并出口到境外銷售的行為。

? 我國作為生產力大國，自改革開放以來，承接了大量的海外代工訂單（當年人力成本低）。隨著我國人民物質文化生活水平提高（人力成本變高），同時越來越多的產品實現國產化（華強北YYDS），不少外企轉而尋求東南亞等成本較低的國家代工。

? 然而一場疫情徹底將全球產業打回原形，大潮退去才知道誰在裸泳。2021年，我國出口金額達到3.36萬億美元，一年增量超過去九年之和。

? 外貿產業利好的同時，OEM所涉的商標侵權糾紛亦是愈演愈烈。

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昨天：

“亞環案”：

? 提到涉外定牌加工商標侵權糾紛，基本繞不開“亞環案”，即再審申請人浦江亞環鎖業有限公司與被申請人萊斯防盜產品國際有限公司侵害商標權糾紛案【（2014）最高法民提字第38號】，該案再審判決認為涉外定牌加工中的商業標識使用不屬于商標的使用，認定不構成商標侵權。

? 最高院認為：“上述使用相關“PRETUL”標志的行為，在中國境內僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標專用權的墨西哥國使用其商標提供了必要的技術性條件，在中國境內并不具有識別商品來源的功能省略號?在產品上貼附標志的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為。”

? 在此之前關于涉外定牌加工是否侵權的判決、學術爭論不休。該判決在當時一力鎮壓侵權論（斗宗強者、恐怖如斯）。

“東風案”：

? ? ? ? “東風案”，即再審申請人江蘇常佳金峰動力機械有限公司與被申請人上海柴油機股份有限公司侵犯商標權糾紛案【（2016）最高法民再339號］】。

? 最高院認為：“一般來講，不用于識別或區分來源的商標使用行為，不會對商品或服務的來源產生誤導或引發混淆?省略號?在常佳公司加工生產或出口過程中，相關標識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標在國內市場上的正常識別區分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認。”

? ? ? ?“東風案”國內商標持有人在先注冊，國內商標為馳名商標，甚至此前常佳公司曾簽訂《補償協議》，承諾不再侵犯上柴公司商標權。在此情況下最高院仍改判不侵權，無疑是給侵權論（僅指該觀點）的棺材板鋪了層混凝土。

“豐田案”：

? 在此情況下，誰料風云再起，那個人，他回來了。“HONDA”vs“HONDAKIT”案，即本田技研工業株式會社（Honda Motor Co., LTD.）與重慶恒勝鑫泰貿易有限公司、重慶恒勝集團有限公司商標糾紛案。

? 本案一審認定侵權，二審改判不侵權，再審撤銷二審認定侵權。

? 最高院認為：“恒勝鑫泰公司、恒勝集團的被訴侵權行為屬于涉外定牌加工。但是，隨著電子商務和互聯網的發展，即使被訴侵權商品出口至國外，亦存在回流國內市場的可能。同時，隨著中國經濟的不斷發展，中國消費者出國旅游和消費的人數眾多，對于“貼牌商品”也存在接觸和混淆的可能性。此外，恒勝鑫泰公司、恒勝集團在其生產、銷售的被訴侵權的摩托車上使用“HONDAKIT”文字及圖形，突出增大“HONDA”的文字部分，縮小“KIT”的文字部分，同時將H字母和類似羽翼形狀部分標以紅色，與本田株式會社請求保護的三個商標構成在相同或者類似商品上的近似商標，具有造成相關公眾混淆和誤認的可能。

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今天：

? 時間來到2022年1月，“STAHLWERK”案落下帷幕，浙江高院駁回時代威科公司的再審申請，認為“STAHLWERK”案不侵權。

? 本案為再審申請人深圳市時代威科焊接科技有限公司與被申請人浙江勞士頓科技股份有限公司）侵害商標權糾紛案。

? 浙江高院認為：“首先，勞士頓公司的被訴行為系合法授權范圍內的涉外定牌加工行為。德國stahlwerk公司個人責任股東及企業管理負責人巴拉班于2009年4月8日在德國申請注冊了302009021017號“STAHLWERK”商標，核定使用商品類別為第7類的電焊機等。巴拉班以德國stahlwerk公司所有人及“STAHLWERK”商標注冊人的身份出具授權書，確認德國stahlwerk公司曾于2017年10月25日授權勞士頓公司在電焊機產品及產品外箱上使用“STAHLWERK”商標。被訴侵權商品系由勞士頓公司接受德國stahlwerk公司委托定牌生產，勞士頓公司在定牌生產過程中規范使用德國stahlwerk公司授權使用的“STAHLWERK”商標，且被訴侵權商品最終均向德國出口并在德國境內銷售。

? 其次，時代威科公司在本案中行使商標權的方式有違誠實信用原則。《中華人民共和國商標法》第七條第一款規定，申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。在商標侵權案件審理中，同樣應體現誠實信用原則的價值引導作用，任何有違商標法的立法本意和宗旨，不正當行使商標權的行為不應得到法律的支持。”

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太長不看版：

1、勞士頓公司在定牌加工中規范使用，商品最終均出口到商標權人所在國。

2、時代威科公司關聯方曾為德國S公司代理商，卻搶注商標并進行訴訟。

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明天：

? 最高院去年大力促進“類案同判”，本文中定牌加工四案判決結果的反復橫跳是否違反這一原則？對此不做過多討論（我不是慫了，狗頭）。

? 其實浙江高院再審裁定事實理由中的第一段就對此做了回應：“人民法院審理涉及涉外定牌加工的商標侵權糾紛案件，應當充分考量國內和國際經濟發展大局，對特定時期、特定市場、特定交易形式的商標侵權糾紛進行具體分析，準確適用法律，妥善平衡商標權人與定牌加工方的利益，促進外貿產業的規范健康發展。”

? 案情不同，大局為重啊同志們?。?！

? 對于受委托的加工方（被告）來說，本案已經對侵權界限做了明確指引（所以不要問我OEM侵不侵權了），即，至少滿足如下條件的情況下不構成侵權：

1、境外委托方具有商標權，且出具授權，授權鏈條完整無瑕疵；

2、加工方規范使用商標，與委托方境外商標完全一致；

3、生產商品全部出口到委托方所在國；

4、境內商標權人（原告）惡意搶注，即其與境外商標權人具有交易關系或明知、應知境外商標，搶先在境內申請。

? 上述條件中最難的其實是第四點，如果境內商標權人通過無關聯關系者搶注商標，似乎鹿死誰手還未可知。在此建議，為保萬全，加工方在正式生產前應做好知識產權檢索調查以及應對預案，方能安心賺錢。

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